Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием
Регистрация товарного знака или использование обозначения без регистрации для выделения на рынке своих товаров и услуг всегда сопряжено с рисками, которые возникают из-за ранее зарегистрированных товарных знаков. Нередко возникают ситуации, когда в ходе проведения экспертизы по существу эксперт Роспатента противопоставляет заявляемому обозначению ранее зарегистрированный тождественный или сходный товарный знак. При таких обстоятельствах государственная регистрация обозначения в качестве товарного знака невозможна. Однако, законодательством РФ предусмотрена процедура досрочного прекращения товарного знака, посредством которой можно преодолеть вышеуказанное препятствие в регистрации.
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака регулируется положениями статьи 1486 ГК РФ и представляет собой правовой механизм прекращения действия спорного товарного знака через судебный процесс, при условии, что оспариваемый знак не использовался правообладателем последние три года. При этом невозможно инициировать указанную процедуру в отношении товарного знака, с момента регистрации которого прошло менее чем три года.
Использование данного механизма возможно в целях регистрации собственного товарного знака и для контратаки в тех случаях, когда правообладатель требует компенсацию за нарушение своего исключительного права на товарный знак и в тоже время не использует его в своей предпринимательской деятельности.
Такое судебное разбирательство относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам.
Перед обращением в Суд по интеллектуальным правам необходимо выполнить требования статьи 1486 ГК РФ, а именно направить в адрес правообладателя и его представителя предложение заинтересованного лица. В данном документе могут быть указаны следующие положения:
– во-первых, предложение обратиться в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны товарного знака полностью или в отношении части тех товаров и услуг, которые представляют интерес для заявителя;
– во-вторых, предложение заключить с заявителем договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак.
В случае, если правообладатель товарного знака проигнорирует предложение либо сторонам не удалось договориться, заинтересованное лицо спустя два месяца с даты подачи предложения вправе обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.
В судебном процессе по делу данной категории у каждой из сторон есть свои обязанности для защиты своих интересов. Так истец обязан доказать свою заинтересованность в подаче иска и досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, например, представить доказательства подготовки к выпуску товара, к которым относятся договор аренды, проекты дизайна этикеток или упаковки, коммерческие предложения. Ответчик, в свою очередь, должен представить доказательства использования товарного знака в своей экономической деятельности.
Важно учитывать, что каждая из сторон обязана доказать свои интересы по каждому заявленному товару и услуге, которые указаны в перечне товарного знака. В противном случае, суд даже при принятии положительном решении в пользу истца может принять решение не о полном удовлетворении искового производства, а о частичном.
При предоставлении доказательств также следует учитывать для каких товаров и услуг истец регистрирует своё обозначение, так как помимо стандартных доказательств, которые были перечислены ранее, могут потребоваться и специфические — например, выписки из Росалкогольтабакнадзора, которая докажет наличие действующей алкогольной или табачной лицензии на территории РФ.
Сроки рассмотрения исков о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков зависит от ряда обстоятельств. Во–первых, на срок влияет государственная принадлежность правообладателя спорного товарного знака. Споры с российскими правообладателями обычно рассматриваются в пределах от 6 до 8 месяцев, тогда, когда с иностранными правообладателями споры могут длиться до 1 года и 6 месяцев.
Второе, что может повлиять на сроки рассмотрения дела, это наличие переговорного процесса между сторонами по делу во время судебного процесса, в целях урегулирования спора миром. В таких случаях суд по просьбе сторон может откладывать судебные заседания и процесс может растянуться до 1 года.
Суд по результатам рассмотрения доказательств обеих сторон выносит решение о полном или частичном прекращении правовой охраны товарного знака, либо же отказ в удовлетворении иска.
Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака именно по решению суда стал особенно востребован в нашей стране после начала 2022 года в связи с прекращением деятельности на российском рынке ряда иностранных компаний, поскольку сам факт прекращения или сокращения деятельности правообладателя на российском рынке не влечет утрату правовой охраны принадлежащего ему бренда и не создает оснований для его свободной регистрации третьими лицами.
Данная судебная процедура инициировалась заявителями в отношении средств индивидуализации известных зарубежных компаний, по причине желания зарегистрировать собственный товарных знак сходный иностранному бренду.
Само по себе обращение в суд еще не гарантирует истцу положительного решения, так как суд может отказать ему, если будет, например, установлено, что:
– в виду известности оспариваемого обозначения, его устойчивой ассоциативной связи с первоначальным правообладателем, регистрация товарного знака на имя другого лица будет вводить потребителя в заблуждение;
– или что заинтересованность истца зарегистрировать товарный знак не носит добросовестный характер и является мнимой, заявитель не планирует изготавливать товары или оказывать услуги под этим обозначением и инициирует процесс для достижения иных своих целей — например, для того, чтобы устранить конкурента.
Для примера, показателен спор по бренду «DR PEPPER». Исторически товарными знаками на этот бренд в России владела группа компаний The Coca-Cola Company. Российский продавец безалкогольных напитков подал сходные заявки и одновременно инициировал иски о досрочном прекращении серии товарных знаков DR PEPPER вследствие неиспользования (дела № СИП‑527/2022 и № СИП‑114/2023).
В ответ правообладатель отказался от регистрации тех знаков, против которых были поданы иски, в связи с чем в их удовлетворении истцу было отказано, а вопрос об использовании по существу судом не разрешался. Однако, одновременно правообладатель выступил с обращением против регистрации заявок оппонента, представил в Роспатент результаты социологического опроса и иные доказательства, указывающие, по его мнению, на известность обозначения и угрозу введения потребителей в заблуждение. Эти доводы были приняты, в регистрации было отказано, а впоследствии Суд по интеллектуальным правам в деле № СИП‑44/2025 поддержал позицию Роспатента и указал, что действия российского заявителя, направленные на завладение известным брендом, являются злоупотреблением правом.
Для истца судебный спор труден, но не безнадежен. В качестве положительного судебного решения можно упомянуть дело № СИП-334/2024. ООО «Р-Климат» к иностранному лицу Telefonaktiebolaget LM Ericsson о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ № 205234, № 207822, № 253069 и по международной регистрации № 1024858 на территории Российской Федерации в отношении товаров 11-го класса МКТУ.
В качестве доказательств заинтересованности истцом были предоставлены следующие документы:
- рамочные договоры поставки;
- декларации на товары;
- скриншоты с интернет-магазина истца;
- информация о коммерческой деятельности истца;
- Информация о заявке № 2023774727 на регистрацию обозначения «Ericsson» в качестве товарного знака в отношении, в том числе, товаров 11-го класса МКТУ «устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические».
Совокупность представленных истцом доказательств подтверждает, что на момент обращения с досудебным предложением сложилась совокупность обстоятельств, позволяющих признать истца заинтересованным лицом в досрочном прекращении вышеуказанных товарных знаков в отношении спорных товаров. Таким образом, судебная коллегия признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении товаров 11-го класса МКТУ.
Ответчик же не смог доказать использование своих товарных знаков. Также доказательств широкой известности именно спорных товарных знаков суду не было представлено.
Суд принял решение исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Р-Климат» удовлетворить.
Таким образом, Истец может устранить препятствие в виде наличия ранее зарегистрированного товарного знака для регистрации своего обозначения.
В случае удовлетворения судом искового заявления, в соответствии с вынесенным судебным решением, Роспатент как регистрирующий орган вносит соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.
Процесс о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является сложным и долгосрочным, поэтому для получения положительного результата необходимо подходить к каждому делу профессионально, учитывая все детали, а лучше обратится к юристам, специализирующимся на защите интеллектуальной собственности.
Автор: Фёдор Корчагин, руководитель практики интеллектуальной собственности АО «Реестр-Консалтинг», патентный поверенный Российской Федерации и евразийский патентный поверенный
