Географические объекты в товарном знаке

Нередко можно встретить товарные знаки или обозначения, в которые были включены географические объекты. Используя такой поход к регистрации товарных знаков, правообладатели стараются добавить уникальности своим товарам на рынке и привлечь к ним внимание потенциальных покупателей.

Однако такой подход в регистрации товарных знаков является рискованным, поскольку Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), регулярно принимаются решения об отказе в регистрации обозначения с географическим объектом на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ниже мы рассмотрим практику возможного преодоления предварительных отказов при регистрации обозначений, прямо или косвенно отсылающих к названиям городов, местностей, территорий, стран и иных географических объектов.

На регистрацию было заявлено словесное обозначение в отношении ряда химических товаров 1-го класса МКТУ. Экспертизой обозначения в уведомлении о проверке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации было указано, что регистрируемое обозначение является неохраняемым, поскольку указывает на название города находящегося на севере Италии. При этом экспертом также было дано несколько ссылок на статьи о туристических заметках. При подготовке мотивированного ответа на Уведомление было подробно расписано, что данный город неизвестен большинству российских потребителей, а также то, что в документе Роспатента отсутствуют действительные статистические данные, которые бы подтверждали большой туристический поток в иностранное государство, где находится город.

Основываясь на полученном ответе эксперт Роспатента согласился с приведенными доводами и было принято решение о регистрации обозначения.

В иной спорной ситуации заявитель обратился заявлением на регистрацию комбинированного обозначения для широкого перечня товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, в том числе мяса, молочной продукции, зерна и круп, муки и мучных изделий, а также рекламы и продвижения товаров.

В Уведомлении эксперт Роспатента отметил, что заявленное обозначение указывает на конкретное поселение в России, а значит ссылается на местонахождение изготовителя товаров. Кроме того, экспертиза посчитала, что слова, включенные в обозначение, также прямо указывают на вид деятельности заявителя (описательным). Также экспертом было выражено мнение, что для части товаров заявленное обозначение будет считаться как вводящее в заблуждение (ложным). На основании этих доводов вкупе с отсылками к пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса РФ эксперт пришел к выводу, что обозначение является неохраняемым для всех заявленных товаров и услуг.

Тем не менее, при подготовке ответа на уведомление было осуществлено сокращение перечня товаров и услуг, а также выведение из-под охраны словесных элементов указанных в обозначении, в результате экспертный отдел Роспатента принял доводы заявителя и направил решение о регистрации обозначения в отношении оставшийся части товаров и услуг.

Из приведенных примеров следует, что регистрация товарного знака с включением в него географического объекта возможна, тем не менее в каждом конкретном случае анализ и разработка стратегии может отличаться для доказывания охраноспособности товарного знака. Следует также обратить внимание на практику Суда по интеллектуальным правам, в которой также отражается проблематика в регистрации товарных знаков с географическими объектами.

Так, в деле № СИП-161/2013 рассматривался спор о признании недействительным решения Роспатента, которым ранее было удовлетворено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Bergland». При вынесении решения Роспатент руководствовался тем, что слово «Bergland» совпадает с географическим объектом в Австрии, о котором в сети Интернет имеются множественные источники. Таким образом Роспатент сделал вывод, что поскольку обозначение «Bergland» является населенным пунктом в Австрии, оно может быть воспринято российским потребителем как указание на место производства (происхождения) заявленных товаров.

В оспариваемом решении Роспатент также сослался на то, что местность географического объекта Bergland является популярной для посещения туристами. Дополнительно была сделана отсылка на статистику, что за два года (2004/2005 гг.), местность Bergland с горнолыжными курортами посетило почти 33 000 россиян.

Однако Суд по интеллектуальным правам не согласился с такими выводами Роспатента и отменил его, указав, что представленные сведения из сети Интернет не содержат сведения о дате их создания и не могут соотносится с приоритетом спорного товарного знака «Bergland». Суд также указал, что наличие в Австрии отелей с аналогичным названием, что и спорный товарный знак, также не свидетельствует о наличии оснований для его прекращения. При этом суд первой инстанции указал на важность того, что что выявленные отели не относятся к коммуне Bergland, что также было установлено экспертным отделом Роспатента и эксперт не признал данные сведения препятствием для регистрации спорного товарного знака. Таким образом, Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента и восстановил правовую охрану товарного знака «Bergland» в полном объёме.

Тем не менее, следует различать товарный знак и географическое обозначение, поскольку последний является указанием на реальный географический объект. В Российской Федерации географические объекты регистрируются в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ) и географического указания (ГУ).

Наименование места происхождения товара (НМПТ) - это обозначение которому предоставляется правовая охрана, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Отличие НМПТ от товарного знака следует из существа обозначения, поскольку объект НМПТ исторически возник и производится в определенной местности/ территории, и ассоциируется с этим географическим местом. Например, в качестве НМПТ в России зарегистрированы «Русская водка» № 65 (вся территория России), Гжель №2, «Калитки карельские» № 241, «Сыр адыгейский» № 74, «Камчатская нерка» №176, Башкирский мёд № 83, и др.

Географическое указание (ГУ) в России начали регистрировать относительно недавно после введения в 2020 году изменений в Гражданский Кодекс РФ, но несмотря на это географическое указание как средство индивидуализации набирает популярность в качестве объекта охраны региональных брендов.

Под географическим указанием понимается обозначение, идентифицирующего происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара). Среди известных ГУ можно выделить «Шуйское мыло» № 254/1, «Кубанский рис» № 323, «Воронежское мороженое» № 258, «Якутские бриллианты» № 360, «Вологодское кружево» № 3/2 и др.

Приведенные географические указания характерно указывают на место производства товара на территории России, как и следует из определения Географического указания (ГУ).

С учетом выше сказанного можно выделить основные отличительные черты географического указания и наименования места происхождения товара от товарного знака:

– правообладателем ТЗ может быть только одно лицо (ЮЛ, ИП или ФЛ). Правообладателем ГУ (НМПТ) может быть, как одно лицо, так и несколько лиц, ассоциация (союз) ил иное объединение лиц;

– ГУ (НМПТ) является реальным географическим объектом в мире, тогда как ТЗ может быть фантазийным;

– ТЗ должен быть уникальным для индивидуализации товаров/услуг, а ГУ (НМПТ) направлены защиту региональной продукции, отождествляющейся с географическим объектом.

Не смотря на свои различия, товарный знак, географическое указание и наименования места происхождения товара, имеют единое целевое назначение, защитить исключительное право правообладателя на производимый им товар. При этом, регистрация товарного знака с включением в него географического объекта возможна в следующих случаях:

- наименование географического объекта не известно потребителям в РФ;

- наименование географического объекта исключено из правовой охраны в обозначении и не вводит потребителей в заблуждение;

- если наименование географического объекта зарегистрировано в качестве НМПТ или ГУ, заявитель обладает правом на такой НМПТ или ГУ и наименование исключено из правовой охраны в обозначении.

В этой связи мы всегда рекомендуем нашим доверителям проводить тщательный анализ вводимых в состав регистрируемых обозначений географических наименований перед подачей на регистрацию таких обозначений, поскольку такие подготовительные действия позволяют выявить риски отказа в регистрации и заранее скорректировать обозначение. Так, рекомендуется, по меньшей мере, проверять в Интернете информацию об известности в РФ географического наименования, включаемого в состав регистрируемого обозначения. Собранные аналитические или статистические данные могут оказаться полезными в случае получения отказного уведомления экспертизы Роспатента.

Автор: Лялина Анастасия Евгеньевна